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Ricardo Pinho
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Apple vitoriosa na disputa do iPhone

A Apple Inc obteve uma decisão favorável, confirmando que pode continuar usando a marca iPhone no Brasil.

Em 26 de Setembro de 2013 a 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro confirmou a reinvindicação da Apple buscando cancelamento parcial da marca GRADIENTE IPHONE (Registro No 822112175) da empresa brasileira IGB Eletrônica’s, que protege telefones móveis e outros produtos na Classe 9 da Classificação de Nice.

A IGB fez o pedido de registro da sua marca GRADIENTE IPHONE em 29 de Março de 2000. O INPI concedeu o registro correspondente em 2 de Janeiro de 2008. A Apple entrou com uma ação judicial no último dia do prazo legal. Na ação judicial, a Apple afirmou que:

A decisão em que  INPI deferiu o pedido da IGB deveria ser cancelada; e a autarquia deveria emitir outra decisão de concessão do registro, mas desta vez incluindo um aviso esclarecendo que a IGB não tinha direitos exclusivos para usar a palavra 'iphone'.

Em uma decisão controversa, o tribunal sustentou a alegação da Apple. O principal argumento da Apple no tribunal foi que a IGB não devia ter direitos exclusivos concedidos sobre a palavra 'iphone', porque a própria IGB tinha declarado que esta palavra se refere a um “telefone internet”; Portanto, a palavra é descritiva do produto e não pode ser registrada em regime de exclusividade. Este argumento pode, é claro, enfraquecer marca iPhone da Apple, mas este é apenas um dos aspectos discutíveis desta ação judicial.

Outro fato é que as disposições da legislação brasileira que tratam de cancelamento e anulação parcial não parecem apoiar uma ação judicial com o objetivo de não cancelar o registo, mas sim para modificar uma decisão de forma a incluir um aviso. Como mencionado acima, o pedido foi aceite e o tribunal decidiu a favor da Apple. Na decisão, o tribunal ofereceu uma interpretação pouco convencional da Lei Brasileira de Marcas.

Em primeiro lugar, o tribunal culpou o Escritório de Marcas, porque este último levou mais de oito anos para processar o pedido da IGB GRADIENTE IPHONE.

Em segundo lugar, o tribunal referiu que o mercado de telefonia móvel era inexistente em 2000 (quando a marca da IGB foi depositada), mas que, desde então, ele havia mudado drasticamente.

O INPI deveria ter considerado este fato quando da concessão do registro correspondente, bem como o fato de que a Apple havia alcançado uma posição de liderança neste setor. Porque o mesmo não tinha tomado em consideração estas circunstâncias ao permitir o registo da marca GRADIENTE IPHONE da IGB, que tinha imposto um fardo injustificado sobre os negócios da Apple. Finalmente, o tribunal declarou que embora IGB tivesse registrado a marca GRADIENTE IPHONE há alguns anos, ela tinha começado a usá-lo apenas recentemente. Isto constituiu outra razão pela qual as reivindicações da Apple em relação ao cancelamento parcial do registo da IGB deveria ser acolhida.

Sem dúvida, esta decisão é muito controversa, porque parece dar mais peso para o uso da marca em outras jurisdições do que o seu registo no país; também desvalorizou o fato de, nos termos da lei, o dono de uma marca ter uma certa quantidade de tempo em que ele pode começar a usar a sua marca. É provável que o INPI e a IGB apelem sobre a decisão. Veremos como o Tribunal de recurso irá se posicionar.