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Instrução Normativa Nº 070/2017 do INPI

24 de Maio de 2017

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI emitiu e publicou a Instrução Normativa Nº 070/2017 com novas normas regulando a Averbação de Contratos de Licença de Direitos de Propriedade Intelectual (IPR), Tecnologia Transferência de Tecnologia e Contratos de Franquia com o Instituto. Apesar de publicadas em 11 de abril de 2017, as nova regras entrarão em vigor em 1º de julho de 2017.
 
A principal alteração introduzida no procedimento de averbação pela Instrução Normativa Nº 070/2017 é, na realidade, a mudança do papel do INPI na averbação.
 
A Instrução Normativa agora claramente estabelece que o INPI não analisará os termos e condições dos contratos submetidos para averbação e não aplicará as disposições fiscais e tributárias que costumava aplicar em passado recente. De acordo com as novas regras, o INPI irá simplesmente averbar os contratos como se encontrarem e o correspondente Certificado de Averbação conterá a seguinte nota: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”.
 
Nós havíamos decidido aguardar para comunicar a publicação da Instrução Normativa Nº 070/2017 para nossos clientes, porque havia uma incerteza se as regras quanto a aspectos fiscais e tributários, assim como em relação às remessas de pagamentos ao exterior, ainda seriam aplicadas e, em caso afirmativo, por quais órgãos do governo.
 
Apenas recentemente o INPI esclareceu que tais regras continuarão a ser aplicadas – e, portanto, devem ser observadas pelas contratantes – pela Secretaria da Receita Federal e pelo Banco Central. As regras aplicáveis mais importantes são as seguintes:
 
    Companhias pertencentes ao mesmo grupo de companhias somente podem remeter o equivalente ao limite de dedução fiscal por um único tipo de contrato (os limites são de 1% para marcas e de 1% a 5% para contratos de tecnologia de acordo com a respectiva área tecnológica ou de negócio), de acordo com a Portaria Nº 436/19858 e a Lei /1991;

     Para Contratos de Transferência de Tecnologia e de Licença de Tecnologia (nos quais não há nenhum direito de PI licenciado), abrangendo o mesmo produto licenciado, o prazo máximo para dedução dos pagamentos de royalties pelo licenciado brasileiro é de cinco (5) anos, o qual pode ser estendido apenas por um prazo adicional de cinco (5) anos, justificadamente;

    A dedutibilidade dos royalties pagos pelos licenciados locais fica limitada ao teto de 1% a 5% sobre o valor líquido das vendas dos produtos/serviços licenciados (como mencionado os limites são 1% para marcas e de 1% a 5% para contratos de tecnologia de acordo com a respectiva área tecnológica ou de negócio); e

     O total de royalties devidos por um licenciado local para um licenciante do mesmo grupo de companhias por diferentes modalidades de contratos não pode exceder os limites de de dedutibilidade de royalties (de 1% para marcas e de 1% a 5% para contratos de tecnologia de acordo com a respectiva área tecnológica ou de negócio).
 
Portanto, ainda que esta mudança no papel do INPI na averbação de contratos seja benvinda, nós encorajamos nossos clientes que tenham uma abordagem conservadora ao executar contratos que necessitem de averbação junto ao INPI, para evitar obstáculos tanto para receber os pagamentos dos royalties contratados, como para deduzir tais pagamentos no Brasil.
 
Caso necessitem de mais esclarecimentos com relação a esse assunto, por favor não hesitem em nos contatar pelos e-mails poaoffice@guerraip.com ou rjoffice@guerraip.com.
 
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